12월부터 미국 상표등록 더 까다로워져, 출원 주의사항은?
- 실제 사용 여부에 따른 취소 절차 간소화 -

□ 앞으로 미국시장에 진출하는 우리기업과 출원인의 상표권 확보와 관리가 까다로워질 전망이다. 미국에서 사용하지 않는 상표에 대한 취소 절차를 간소화하는 등 사용주의*를 강화하는 개정 상표법이 올해 12월 27일 시행될 예정이기 때문이다. 

*  미국은 상표의 실제 사용에 의하여 상표권이 발생하는 ‘사용주의’를, 우리는 행정관청이 상표등록부에 상표를 등록하는 행위에 의하여 상표권이 발생하는 ‘등록주의’를 채택하고 있다.

 ㅇ 특허청에서는 지난 5월 선진 상표5개청(TM5) 회의*에서 미국 상표청장이 이번 상표법 개정의 중요성을 강조한 사실을 밝히며 우리 출원인의 주의를 당부했다. 미국 특허상표청(USPTO)은 개정 상표법 시행을 앞두고 세부 시행규칙을 마련하기 위해 2개월간 의견수렴**을 진행 중이다. 

    * 한국(KIPO), 중국(CNIPA), 유럽(EUIPO), 일본(JPO), 미국(USPTO)으로 구성된 상표 협의체
    ** (의견수렴 사이트) www.regulations.gov (`21.5.18.∼ 7.19. 2개월 간) 

□ 상표제도는 속지주의에 따라 각 국가별로 제도가 상이할 수 있어 해외 출원 시 주의가 필요한데, 특히 미국은 등록주의를 채택한 우리나라와 달리 사용주의를 채택하고 있어 상표등록 후에도 상표의 정당한 사용 사실을 입증해야 한다. 

 ㅇ 미국은 이번 법 개정을 통해 사용주의를 더욱 강화하는 제도를 도입하고, 이를 통해 사용하는 상표인 것처럼 사용증거를 조작 하여 사기로 출원·등록하는 사례를 방지하고자 하였다. 

□ 12월 시행예정인 미국 상표법의 주요 개정내용은 다음과 같다.

 ① 등록상표 말소와 재심사 제도를 신설하여 상표를 등록한 후 실제로 사용하지 않는 경우 누구나 간편하게 취소를 청구할 수 있도록 하였고 심사관 직권으로도 취소가 가능해졌다.

 ② 상표 심사기간동안 상표를 사용하지 않고 있다는 증거를 제3자가 심사관에게 제출할 수 있고 심사관은 제출된 증거의 활용 여부를 2개월 안에 결정해야 한다. 

 ③ 상표권 침해소송에 있어서는 상표권 침해가 있는 경우 상표권자에게 회복 불가능한 피해가 있는 것으로 추정하도록 상표법상에 명시해 상표권자가 사용 금지명령을 더 쉽게 인정받을 수 있도록 했다.

 ④ 미국 특허상표청의 가거절통지서*에 대응하는 기간을 기존  ‘6개월’에서 사안에 따라 ‘60일부터 6개월까지’의 기간을 정할 수 있도록 변경하였다.

* 우리나라의 의견제출통지서에 대응되는 용어로, 거절이유가 있는 경우 심사관이 보내는 통지서를 지칭 

□ 특허청 목성호 상표디자인심사국장은 “미국의 개정 상표법이 시행되면 미국 내에서 사용하지 않는 등록상표가 쉽게 취소될 수 있으므로 우리 출원인의 주의가 필요하다. 

 ㅇ 경쟁사가 등록상표를 사용하지 않고 있다는 증거 제출을 통해 해당 상표를 취소시킬 수 있지만, 본인 등록상표도 사용하지 않으면 취소될 수 있으므로 사용하려는 상품·서비스를 한정하여 출원하고 사용실적 증거를 확보하여 이에 대비해야 한다.”라고 강조했다.